Marchi di particolare interesse e valenza nazionale, in Gu le regole per la tutela

È entrata in vigore l’11 gennaio 2024 la Legge n. 206/2023, pubblicata sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2023, recante: “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” (“Nuova legge sul Made in Italy”).

La normativa ha avuto importanti ripercussioni sia sotto il profilo penale che sul fronte della proprietà industriale e intellettuale. Vediamo, in sintesi, i principali cambiamenti introdotti, prima di analizzare le disposizioni del decreto attuativo del 3 luglio 2024, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tutela i marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

Nuova legge sul made in Italy, profili penali

La Legge n. 206/2023 mira a valorizzare e promuovere le eccellenze produttive e il patrimonio culturale italiano, sia in patria che all'estero, introducendo importanti modifiche e novità nei confronti del contrasto alla contraffazione, con modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale.

Tra le novità della nuova legge sul made in Italy si segnalano:

Estensione delle condanne per contraffazione: è stato modificato l'articolo 517 del codice penale per includere la detenzione a fini di vendita di prodotti con marchi o segni mendaci come reato, uniformando la normativa e estendendo il catalogo delle condotte punibili.

Rafforzamento della lotta contro la contraffazione di Indicazioni Geografiche: l'articolo 49 della Legge sul made in Italy inserisce il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine all'interno dell'articolo 51 del codice di procedura penale, attribuendo competenze specifiche ai procuratori della Repubblica distrettuali.

Semplificazione delle procedure di sequestro e custodia: sono state introdotte modifiche agli articoli 260 del codice di procedura penale e 81 delle disposizioni attuative, che consentono una verbalizzazione più sintetica e una catalogazione per tipologia dei beni sequestrati, accelerando le operazioni e riducendo i costi.

Distruzione delle merci contraffatte: ora, chi è direttamente danneggiato dalla contraffazione può attivamente richiedere la distruzione delle merci contraffatte, aumentando la partecipazione delle vittime nel processo legale contro la contraffazione.

Inoltre, sono stati eliminati gli accertamenti tecnici pre-distruzione: pertanto, non è più necessario eseguire accertamenti tecnici irripetibili prima della distruzione delle merci evidenzialmente contraffatte.

È stata introdotta la distruzione automatica: per procedimenti a carico di ignoti, le merci contraffatte possono essere automaticamente distrutte dopo tre mesi dal sequestro, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.

La stessa autorità giudiziaria può, inoltre, decidere di conservare le merci sequestrate qualora sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini, assicurando che le prove cruciali rimangano disponibili.

Tutela della proprietà industriale e intellettuale

La Legge n. 206/2023, oltre a rafforzare il quadro penale per la lotta alla contraffazione, estende anche le sue misure al settore della proprietà industriale e intellettuale, con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'innovazione e l'eccellenza italiane a livello globale.

Una novità significativa è la reintroduzione del "Voucher 3I – Investire In Innovazione", una misura rivolta alle start-up innovative e, per la prima volta, anche alle microimprese italiane. Con un finanziamento di 9 milioni di euro, questa iniziativa mira a sostenere queste entità nella brevettazione e nello sviluppo delle loro invenzioni, facilitando la crescita e la competitività sul mercato.

Inoltre, la legge introduce una tutela specifica per i marchi di "particolare interesse e valenza nazionale", definiti come quei marchi che sono stati registrati o utilizzati in modo continuativo per oltre cinquant'anni. Le imprese che intendono cessare l'uso di tali marchi devono comunicarlo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che può decidere di subentrare nella titolarità del marchio per preservarne il valore storico e culturale, oppure, in caso di inutilizzo negli ultimi cinque anni, di registrarlo a proprio nome. Questa misura si propone di mantenere vivi simboli storici dell'industria italiana, assicurando che non vengano perduti o dimenticati.

Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, decreto attuativo

Il 27 agosto 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 luglio 2024 concernente i marchi di "particolare interesse e valenza nazionale", come definiti dalla Legge sul Made in Italy.

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, della legge citata, stabilisce le procedure specifiche che le imprese devono seguire in due scenari distinti: 

• per le imprese che detengono marchi utilizzati ininterrottamente per almeno cinquant'anni e che desiderano cessare le loro attività,
• e per quelle che vogliono acquisire e utilizzare marchi che sono diventati proprietà del MIMIT.

Il decreto dettaglia i passaggi necessari per la comunicazione al Ministero, delineando i criteri e le modalità con cui il MIMIT può subentrare nella titolarità dei marchi o permettere il loro utilizzo da parte di nuovi soggetti, assicurando così la continuità e la protezione di questi simboli storici dell'industria italiana nel rispetto delle nuove direttive legislative.

Subentro nella titolarità del marchio, procedura 

Il processo di subentro nella titolarità di un marchio di "particolare interesse e valenza nazionale" avviene seguendo i suddetti passaggi.

Notifica di cessazione: le imprese che detengono un marchio registrato o utilizzato per oltre cinquant'anni e che intendono cessare la loro attività devono notificare il loro piano di cessazione alla direzione generale almeno sei mesi prima dell'effettiva chiusura. La notifica avviene con la presentazione del “progetto di cessazione dell'attività”, che deve includere una descrizione dettagliata degli effetti economici, finanziari o tecnici della cessazione, le tempistiche, e le strategie relative al marchio, assicurando che non vi saranno cessioni a titolo oneroso del marchio prima della cessazione.

Valutazione e istruttoria: entro tre mesi dalla notifica, la direzione generale verifica i requisiti e decide se manifestare l'intenzione di subentrare nella titolarità del marchio, precludendo nel frattempo alla ditta la possibilità di disporre del marchio in maniera gratuita.

Comunicazione e transizione: se la direzione generale esprime interesse, l'impresa deve trasferire il marchio al Ministero gratuitamente entro i due mesi successivi. Il trasferimento si formalizza tramite un atto che elenca i diritti ceduti.

Formalizzazione e trascrizione: dopo il subentro, la direzione generale presenta la domanda di trascrizione del cambiamento di titolarità al registro dei marchi, con gli oneri connessi coperti da un fondo specifico.

Gestione e rinnovo dei marchi inutilizzati di interesse nazionale

La direzione generale, per i marchi che si sospetta non siano stati utilizzati per almeno cinque anni e che possano avere un particolare interesse e valenza nazionale, in conformità con la normativa vigente, avanza una richiesta di decadenza del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nel caso in cui venga accertata la decadenza del marchio a causa del mancato utilizzo, la direzione generale può procedere con il deposito di una nuova domanda di registrazione per il marchio. I costi associati a questa registrazione sono coperti dal Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri.

NOTA BENE: La direzione generale provvede a pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità, allo scopo di garantire che gli operatori economici interessati possano facilmente conoscere e accedere alla disponibilità di tali marchi per un eventuale utilizzo.

Utilizzo dei marchi, richiesta all'Unità di Missione

Le imprese, sia nazionali che estere, interessate ad utilizzare uno o più marchi di proprietà del Ministero, possono iniziare il processo presentando una richiesta all'Unità di Missione. Questa richiesta deve includere dettagli specifici riguardanti il progetto di investimento previsto, con particolare attenzione agli impatti occupazionali che tale investimento comporterebbe. Una volta ricevuta la richiesta, l'Unità di Missione pubblicherà sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interesse, identificando il marchio richiesto, per garantire trasparenza e permettere ad altre imprese potenzialmente interessate di presentare richieste simili entro trenta giorni.

Se ci sono più richieste per lo stesso marchio, l'Unità di Missione valuterà comparativamente le proposte basandosi su criteri come l'entità dell'investimento, le ricadute occupazionali, il settore di riferimento, la localizzazione dell'investimento e i tempi di realizzazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le manifestazioni di interesse, l'Unità di Missione annuncerà i risultati delle valutazioni sul proprio sito e comunicherà all'impresa selezionata il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio.

Il marchio viene concesso in licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile, a condizione che l'impresa mantenga le attività produttive entro i confini nazionali. Se l'impresa cessasse l'attività o delocalizzasse la produzione, il contratto di licenza si risolverebbe automaticamente. Durante il periodo di concessione, tutti gli oneri legati alla gestione del marchio, inclusi quelli di rinnovo, sono a carico dell'impresa licenziataria.