Marchi e brevetti: adeguamento alla legislazione europea

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Nella seduta del 20 novembre 2018, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il testo di due decreti legislativi in materia di marchi e brevetti, volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie.

Marchi anche senza rappresentazione grafica

Il primo decreto, approvato in esame preliminare, è stato messo a punto in attuazione della direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2015/2424, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Ai sensi della richiamata direttiva, in particolare, gli ordinamenti nazionali sono chiamati ad introdurre nuove procedure amministrative per superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri.

E’ previsto, altresì, un ampliamento dei diritti derivanti dal marchio ed un’estensione dell’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio, con superamento del dato della mera riproducibilità grafica.

Possono, ossia, costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, anche se non suscettibili di essere rappresentati graficamente.

Principali novità

Nel comunicato stampa di fine seduta, il CdM elenca i principali profili innovati della nuova normativa, individuandoli:

• nell’abolizione, come detto, del requisito della rappresentazione grafica, con possibile accettazione di nuovi tipi di marchi (ad esempio con rappresentazioni sonore, multimediali, olfattive, luminose);
• nell’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche risultanti dalla natura dei prodotti;
• nel divieto di registrazione di marchi in conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP) e con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e le specialità tradizionali garantite (STG);
• nella previsione di una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro;
• nell’estensione della possibilità di applicare la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, anche in caso di mero transito;
• nella previsione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Tra le altre innovazioni, si segnala la possibile registrazione di marchi di certificazione da parte di persone fisiche, società e organismi accreditati.

Un’ulteriore modifica prevede, infine, l’inversione dell'onere della prova in tema di non utilizzo di un marchio: nelle cause di decadenza del medesimo, ovvero, l’onere probatorio spetterà al titolare, il quale dovrà dimostrare un uso congruo del marchio.

Tutela unitaria dei brevetti

Il decreto legislativo che riguarda i brevetti, anch’esso approvato in esame preliminare, si pone in attuazione della delega di cui all’articolo 4 della Legge n. 163/2017 ed è finalizzato all’adeguamento delle disposizioni italiane alle norme del regolamento n. 1257/2012, sull’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, nonchè alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Nel Codice della proprietà industriale, in particolare, si introduce, con riferimento ai Paesi membri che partecipano alla cooperazione rafforzata:

• una tutela brevettuale unitaria;
• l’istituzione di una giurisdizione comune (tribunale unificato dei brevetti) alla quale è affidata una competenza esclusiva per quel che riguarda le azioni di violazione, di contraffazione, di revoca, di accertamento di nullità o di non violazione dei brevetti europei e con riferimento alle correlate misure provvisorie e cautelari, alle domande riconvenzionali, alle azioni di risarcimento danni.