Contitolarità marchio all’estero non conta

Salvo che in stati Ue o aderenti Accordo di Madrid

Il contitolare di un marchio italiano che intenda svolgere in proprio in uno stato estero la medesima attività commerciale avvalendosi del marchio italiano può registrarlo a proprio nome nel paese estero.

Se così non fosse, ne deriverebbe che un marchio rilasciato in un certo paese avrebbe in realtà validità a livello mondiale, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe essere usato in nessun altro paese.

Quanto detto è applicabile nei confronti di tutti gli stati esteri, ad eccezione di quelli aderenti all'Unione europea nel caso di marchio comunitario e degli stati esteri aderenti all’Accordo di Madrid per quanto concerne il marchio internazionale.

Marchio comunitario Assimilazione

E difatti, il marchio comunitario è un segno distintivo di un prodotto o di un servizio valido per tutti i paesi dell’Unione, e può essere costituito da un segno in precedenza non registrato o usato in alcuno degli stati comunitari oppure un marchio già registrato in uno stato membro che viene successivamente registrato come marchio europeo con conseguente estensione della protezione a tutti gli altri stati europei (cosiddetta assimilazione).

Ed è in considerazione di questa ultima ipotesi che non appare una situazione corrispondente al diritto quella in cui un marchio italiano abbia come titolari alcuni soggetti mentre lo stesso marchio, una volta divenuto comunitario, abbia titolari diversi perché in tal caso si avrebbero due marchi tra loro identici, entrambi validi in Italia.

Marchio internazionale

Analogamente avviene nel caso di marchio internazionale il cui rilascio si ha a seguito di una procedura unificata di deposito che sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali i quali producono, in ciascuno stato, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse ivi direttamente depositato.

Diritto di estensione contitolarità escluso

E’ quanto sottolineato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 13570 del  4 luglio 2016 e con cui è stato affermato il principio secondo cui, nei confronti degli stati esteri che si trovino al di fuori dell’Unione europea o che non siano parte dell’Accordo di Madrid, non esiste alcun diritto di estensione di una pronuncia sulla contitolarità di un marchio italiano, rimanendo impregiudicata la facoltà per uno dei contitolari del marchio nazionale di registrarlo a proprio nome in altro paese estero.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte sono stati giudicati parzialmente fondati i motivi del ricorso promosso da un soggetto, contitolare di un marchio nazionale, che aveva avanzato diverse domande di registrazione del marchio italiano solo a suo nome, in vari paesi esteri.